1. За ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог цього Кодексу та іншого закону.

2. У випадках, передбачених ліцензійним договором, може бути укладений субліцензійний договір, за яким ліцензіат надає іншій особі (субліцензіату) субліцензію на використання об'єкта права інтелектуальної власності. У цьому разі відповідальність перед ліцензіаром за дії субліцензіата несе ліцензіат, якщо інше не встановлено ліцензійним договором.

3. У ліцензійному договорі визначаються вид ліцензії, сфера використання об'єкта права інтелектуальної власності (конкретні права, що надаються за договором, способи використання зазначеного об'єкта, територія та строк, на які надаються права, тощо), розмір, порядок і строки виплати плати за використання об'єкта права інтелектуальної власності, а також інші умови, які сторони вважають за доцільне включити у договір.

4. Вважається, що за ліцензійним договором надається невиключна ліцензія, якщо інше не встановлено ліцензійним договором.

5. Предметом ліцензійного договору не можуть бути права на використання об'єкта права інтелектуальної власності, які на момент укладення договору не були чинними.  

6. Права на використання об'єкта права інтелектуальної власності та способи його використання, які не визначені у ліцензійному договорі, вважаються такими, що не надані ліцензіату.

7. У разі відсутності в ліцензійному договорі умови про територію, на яку поширюються надані права на використання об'єкта права інтелектуальної власності, дія ліцензії поширюється на територію України.

8. Якщо в ліцензійному договорі про видання або інше відтворення твору винагорода визначається у вигляді фіксованої грошової суми, то в договорі має бути встановлений максимальний тираж твору.

9. Умови ліцензійного договору, які суперечать положенням цього Кодексу, є нікчемними.

Коментар:

1. Перша частина коментованої статті містить легальне визначення ліцензійного договору як угоди, за якою одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог законодавства.

Загальні вимоги до змісту та істотних умов ліцензійного договору закріплені ст. ст. 1109 - 1111 ЦК України. При укладенні ліцензійних договорів про надання прав на використання окремих об'єктів інтелектуальної власності необхідно враховувати також положення спеціального законодавства, що регулює відносини у сфері охорони таких об'єктів (Закон України "Про авторське право і суміжні права", Закон України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", Закон України "Про охорону прав на промислові зразки", Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" тощо).

За своєю правовою природою ліцензійний договір є двостороннім, оплатним та консенсуальним договором. Двосторонність передбачає покладення на ліцензіара обов'язку надати дозвіл на використання об'єкта інтелектуальної власності та кореспондуючого його правам обов'язок ліцензіата сплати винагороду за таке використання. Консенсуальність договорів виражається у набранні ними чинності з моменту досягнення, у передбаченій законодавством формі, згоди сторін по всіх істотних умовах. Оплатність договору підтверджується законодавчим положенням обов'язкової сплати плати за використання об'єкта інтелектуальної власності (ч. 3 ст. 1109).

2. Умови ліцензійного договору можуть передбачати можливість видачі ліцензіатом субліцензій. За субліцензійним договором ліцензіат надає іншій особі (субліцензіату) субліцензію на використання об'єкта права інтелектуальної власності. У цьому разі відповідальність перед ліцензіаром за дії субліцензіата несе ліцензіат, якщо інше не встановлено ліцензійним договором. Слід враховувати, що субліцензійний договір може укладатись лише у випадку безпосереднього зазначення про таке право ліцензіата у тексті ліцензійного договору.

3. Крім загальних вимог до змісту цивільно-правового договору, що стосуються сторін, предмета та форми правочину, законодавство містить ряд додаткових істотних умов ліцензійного договору, що пов'язані з специфікою розпорядження правами інтелектуальної власності. До істотних умов ліцензійного договору, можна віднести визначення сторонами:

1) виду ліцензії;

2) сфери використання об'єкта промислової власності;

3) розміру, порядку і строків виплати плати за використання об'єкта ліцензійного договору.

До істотних умов належать також ті, що вимагаються чинним законодавство для договорів даного виду та інші умови, які сторони чи одна з сторін вважає за необхідне включити до змісту договору.

Переважна більшість умов ліцензійного договору сформульовані законодавцем як диспозитивні, тобто такі, що застосовуються у разі, якщо сторони не домовилися про інше. У випадку відсутності погодження сторін щодо окремих умов договору (виду ліцензії, території та строку використання об'єкта промислової власності) застосуються відповідні норми ЦК України. Проте у ряді випадків умови ліцензійного договору сформовані як імперативні вимоги, не погодження яких сторонами має наслідком неукладеність ліцензійного договору. До останніх можна, зокрема, віднести визначення сторонами об'єкта договору, конкретних прав, що надаються за договором, способів використання об'єкта інтелектуальної власності тощо.

4. У договорі має бути зазначено вид ліцензії на використання результату інтелектуальної, творчої діяльності (виключна, невиключна або одинична ліцензії). Проте, якщо сторони не погодять дану умову, застосовується презумпція надання ліцензіаром прав на використання об'єкту на підставі невиключної ліцензії, тобто дозволу, що не виключає можливості використання ліцензіаром об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього об'єкта у зазначеній сфері. Такий вид ліцензії не передбачає встановлення будь-яких обмежень для ліцензіара, тому положення ч. 4 ст. 1109 спрямоване, насамперед, на захист прав та інтересів первинного правоволодільця.

Іншою істотною умовою договору є визначення сфери використання об'єкта інтелектуальної власності. Поняття "сфера використання об'єкта" є збірним та включає ряд складових. По-перше, це зазначення переліку конкретних прав, що надаються за договором; по-друге, вказівка на способи використання об'єкту ліцензії; по-третє, територія та строк дії ліцензійного договору та по-четверте, будь-які інші умови, що стосуються використання об'єкта промислової власності.

Перелік прав та способів використання об'єкта інтелектуальної власності має бути чітко вказаний у ліцензійному договорі. За відсутності такої вказівки, вважається, що майнові права на використання та способи використання об'єкта, вважаються такими, що не надані ліцензіату. Тобто, лише безпосередньо зазначені у тексті договору права та способи використання об'єкта інтелектуальної власності надаються ліцензіату.

Предметом ліцензійного договору можуть бути права на використання об'єкта інтелектуальної власності, які є чинним на момент його укладання. Даний договір не може охоплювати надання прав ліцензіату, які ліцензіар тільки має намір набути у майбутньому. Тому об'єктом ліцензійного договору може бути лише зареєстрований об'єкт промислової власності, оскільки права, що випливають з державної реєстрації виникають у заявника після видачі відповідного правоохоронного документа (патенту чи свідоцтва). Водночас їх чинність може пов'язуватися законодавцем з більш ранньою датою. Зокрема, майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку є чинними протягом десяти років з дати, наступної за датою подання заявки на торговельну марку (ст. 496 ЦК України), проте реалізувати право на видачу ліцензій може лише власник свідоцтва.

За змістом ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" тільки власник свідоцтва має право дати будь-якій особі дозвіл на використання знака на підставі ліцензійного договору.

Слід також наголосити, що конструкція ліцензійного договору, яка до набрання чинності ЦК України застосовувалася, насамперед, у сфері надання прав на використання об'єктів промислової власності, наразі придатна для опосередкування відносин по наданню прав інтелектуальної власності, у тому числі щодо об'єктів авторського та суміжних прав, незважаючи на відсутність у тексті Закону України "Про авторське право та суміжні права" безпосередньої вказівки на ліцензійний договір як спосіб надання права на використання творів, виконань, фоно- та відеограм тощо.

Враховуючи, що для режиму охорони прав інтелектуальної власності характерна територіальна та часова обмеженість, то у ліцензійному договорі має бути визначено територію та строк дії майнових прав. У разі відсутності в ліцензійному договорі умови про територію, на яку поширюються надані права, дія ліцензії поширюється на територію України.

5. Розмір плати за використання об'єкта інтелектуальної власності на підставі ліцензійного договору встановлюється за вибором сторін в одній із трьох форм. По-перше, у вигляді фіксованої суми, що виплачується ліцензіатом по закінченню відповідного календарного періоду - паушальний платіж. По-друге, у вигляді періодичних платежів (роялті) розмір яких визначається, як правило, у відсотковому відношенню до прибутку ліцензіата, пов'язаного з використанням об'єкту промислової власності. По-третє, як комбінація паушальних платежів та роялті. При цьому, якщо в ліцензійному договорі про видання або інше відтворення твору винагорода визначається у вигляді фіксованої грошової суми, то в договорі має бути встановлений максимальний тираж твору. Слід також враховувати, що урядом встановлені мінімальні ставки авторської винагороди (постанова КМ України "Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання об'єктів авторського права і суміжних прав" від 18 січня 2003 р. N 72).

Вищий господарський суд в оглядовому листі від від 22.01.2007 р. N 01-8/24 звертає увагу на те, що законодавством України не передбачено надання дозволу на використання знака для товарів і послуг лише на платній основі. Тому довід сторони договору, предметом якого було надання невиключної ліцензії на використання товарного знака, стосовно відсутності в цьому договорі умов щодо розміру й порядку здійснення відповідної оплати господарським судом не взято до уваги.

6. Остання частина коментованої статті місить положення про нікчемність умов ліцензійного договору, які суперечать положенням ЦК України.

Законодавство України містить особливу вимогу до змісту ліцензійного договору про надання права на використання торговельної марки. Ліцензійний договір на торговельну марку повинен містити умову про те, що якість товарів і послуг, виготовлених чи наданих за ліцензійним договором, не буде нижчою від якості товарів і послуг власника свідоцтва і що останній здійснюватиме контроль за виконанням цієї умови (ч. 8 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг").

Закріплення даної правової норми пов'язується з реалізацією основного призначення торговельної марки - забезпечити індивідуалізацію товарів і послуг відповідного виробника. Споживачі при виборі продукції орієнтуються, насамперед, на торговельну марку ліцензіара. Тому укладання ліцензійного договору не повинно передбачати зміну уподобань споживачів до товарів, позначених відповідною маркою. Як наслідок, якість товарів, виготовлених ліцензіатом, має бути не нижчою від якості товарів ліцензіара.