1. Будь-яка особа, яка до дати подання заявки на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала торговельну марку в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача).

2. Право попереднього користувача може передаватися або переходити до іншої особи тільки разом із підприємством чи діловою практикою або з тією частиною підприємства чи ділової практики, в яких було використано торговельну марку або здійснено значну і серйозну підготовку для такого використання.

Коментар:

1. Правова охорона торговельної марки надається не лише у результаті її державної реєстрації та видачі свідоцтва управомоченому суб'єкту. Ряд прав має володілець незареєстрованого позначення, що забезпечуються ЦК України шляхом формулювання у положеннях ст. 500 права попереднього користувача.

Проте, якщо у результаті державної реєстрації заявник одержує весь обсяг майнових прав на торговельну марку, визначених у ст. 495 ЦК України, то попередній користувач, після реєстрації іншою особою його позначення як торговельної марки, зберігає лише право на її подальше використання.

2. Право попереднього користувача є обмеженням прав власника свідоцтва, сформульованих у ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг". Зокрема, виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак також не поширюється на: здійснення будь-якого права, що виникло до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки; використання знака для товару, введеного під цим знаком в цивільний оборот власником свідоцтва чи за його згодою, за умови, що власник свідоцтва не має вагомих підстав забороняти таке використання у зв'язку з подальшим продажем товару, зокрема у разі зміни або погіршення стану товару після введення його в цивільний оборот; використання кваліфікованого зазначення походження товару, що охороняється відповідно до Закону України "Про охорону прав на зазначення походження товарів"; некомерційне використання знака; усі форми повідомлення новин і коментарів новин; добросовісне застосування ними своїх імен чи адрес.

3. У рекомендаціях Вищого господарського суду України "Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності" від 29.03.2005 N 04-5/76 зазначається, що використання попереднім користувачем незареєстрованого знака, не визнаного добре відомим, до дати подання заявки іншою особою або, якщо було заявлено пріоритет, - до дати пріоритету заявки іншої особи, не дає попередньому користувачеві виключних прав забороняти іншим особам, включаючи тих, що подали заявку або заявили про пріоритет, використовувати без його згоди незареєстрований знак. Проте попереднього користувача не позбавлено права подати до закладу експертизи мотивоване заперечення проти заявки щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони відповідно до вимог частини 8 статті 10 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

Наразі лише формується практика застосування положення ст. 500 ЦК України. Суттєвий вплив на її формування справляють узагальнення вирішення окремих категорій спорів, що їх здійснює Вищий господарський суд. Основний зміст таких узагальнень з приводу права попереднього користувача полягають у наступному:

- право попереднього користувача виникає не лише у випадку використання торговельної марки, яка є тотожною із зареєстрованою торговельною маркою, а й у випадку використання торговельної марки, яка є схожою із зареєстрованою торговельною маркою (оглядовий лист Вищого господарського суду від 13.07.2005 р. N 01-8/1234);

- чинне законодавство не містить будь-яких обмежень стосовно суб'єкта права попереднього користувача, наявність якого, в свою чергу, виключає необхідність отримання дозволу на використання відповідної торговельної марки від власника свідоцтва та унеможливлює заборону власником свідоцтва цій особі вчиняти дії, які охоплюються правом попереднього користувача (оглядовий лист від 22.01.2007 р. N 01-8/24);

- питання про наявність значної та серйозної підготовки до використання особою торговельної марки на підставі поданих нею документів не потребує спеціальних знань і є питанням права, а не питанням факту (оглядовий лист від 17.04.2006 р. N 01-8/847).

4. Попередній користувач має право на безоплатне продовження використання торговельної марки або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою, але позбавлений право заборонити її використання іншою особою та надавати чи передавати іншим особам права на таку торговельну марку.

ЦК України містить лише єдиний виняток із даного правила, визначений у ч. 2 коментованої статті. Право попереднього користувача може передаватися або переходити до іншої особи тільки разом із підприємством чи діловою практикою, яких було використано незареєстровану марку. Відчуження права попереднього користувача також можливо лише з частиною підприємства чи ділової практики, в яких було використано торговельну марку або здійснено значну і серйозну підготовку для такого використання. У разі виникнення спору значимість та серйозність підготовки до використання незареєстрованої торговельної марки для підтвердження наявності права переднього користувача, необхідно буде доводити у судовому порядку на підставі всього масиву наявних доказів.